A Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529/16, proposta pela Procuradoria Geral da República (“PGR”), visa discutir a constitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial” ou “LPI”), que determina que o prazo de vigência da patente “não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

A PGR argumenta, em breve síntese, que a validade de patentes por um prazo contado a partir da concessão seria inconstitucional, tendo em vista que o art. 5º, XXIX, da CF determina que a proteção a inventos deverá ser um “privilégio temporário”. Entende a PGR que essa expressão significaria que o prazo precisa ser certo e determinado, o que não seria alcançado com validades contadas a partir da concessão. Além disso, afirma que o depositante do pedido tem proteção patentária durante toda a tramitação do processo administrativo, garantida pelo art. 44 da LPI (ou seja, o direito a indenização pela exploração indevida do objeto da patente entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente), de modo que a norma atacada faria com que o tempo total de proteção fosse indeterminado, já que poderia variar de acordo com o tempo que o INPI levasse para a análise da patente.

Com isso, a PGR alega que a norma atacada afronta os princípios da isonomia (art. 5º, caput, da CF), a defesa do consumidor (arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CF), a liberdade de concorrência ( art. 170, IV, CF), a segurança jurídica ( art. 5º,caput, CF), a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF),o princípio da eficiência da atuação administrativa (art. 37,caput, CF) e o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).
  
Por outro lado, é grande a corrente que defende a constitucionalidade da norma atacada. Para esses defensores, em síntese, a referida expressão “privilégio temporário”, constante do art. 5º, XXIX, da CF, não necessariamente determina que o prazo de validade dessas patentes deve ser certo e determinado. Para essa corrente, a proteção oferecida pelo art. 44 da LPI não é suficiente, considerando que, enquanto uma patente ainda não for concedida, não há a possibilidade de excluir terceiros do uso da invenção. A defesa da constitucionalidade da norma atacada nota que o seu cunho é preventivo, servindo como salvaguarda de eventuais protelações administrativas indesculpáveis, e não seria isonômico que os titulares de patente obtivessem prazos de proteção muito diferentes para patentes já concedidas.

Além disso, a declaração de inconstitucionalidade da regra em discussão poderá permitir que aqueles que investiram tempo, conhecimento e dinheiro nunca venham a ser recompensados, ou, na melhor das hipóteses, sejam remunerados por um prazo de duração ínfima. Isso acarretaria um desestímulo ao processo de invenção ou de melhoria dos modelos de utilidade, o que resultaria em atraso do desenvolvimento tecnológico. O período de exclusividade garantido ao inventor é uma das bases do sistema de proteção ao invento, consubstanciado numa justa remuneração pelo trabalho e investimentos utilizados no projeto de pesquisa e desenvolvimento daquele produto. Afinal, encerrado o período de exclusividade, o produto poderá ser livremente explorado.

Outro importante ponto dessa discussão é o backlog do INPI, referente ao número de pedidos de patente pendentes de análise na “fila” do INPI. Esse problema atingiu um nível exponencial no Brasil e foi o maior responsável pela aplicação exagerada do parágrafo único do art. 40 da LPI, em vez da regra do caput do mesmo artigo (contagem a partir do depósito). A PGR afirma que o backlog em si, consiste em fenômeno mundial resultante do crescente fluxo de pedidos de registro de patentes em contrapartida ao tempo necessário para exame e as limitações humanas e materiais dos órgãos de concessão de patentes.

No entanto, no Brasil esse fenômeno atingiu proporções inaceitáveis, na medida em que a demora provoca efeitos lesivos ao interesse público primário e à Constituição Federal. É louvável destacar que o próprio INPI iniciou um plano de combate ao backlog no final de 2019, tentando adotar medidas para reduzir o seu número, reconhecendo a gravidade da situação. O INPI já conseguiu diminuir o backlog de 147.743 pedidos pendentes em 06/09/2019 para 108.849 em 02/06/2020. Há, ainda, diversos Programas de Exame Prioritários de Patentes, tais como:

  • processos pertencentes à pessoas físicas idosas, deficientes ou portadoras de doenças graves;
  • processos pertencentes à Microempresas e/ou empresas de pequeno porte;
  • processos se a concessão da patente for condição para liberação de recursos de agências de fomento ou instituições de crédito;
  • processos cujo objeto é produto para tratamento de doenças consideradas pelo Ministério da Saúde como negligenciadas ou para a COVID-19; 
  • patentes verdes; 
  • processos cujo objeto corre o risco de estar sendo utilizado indevidamente; 
  • processos cuja matéria foi considerada patenteável por um escritório parceiro (PPH – Patent Prosecution Highway).

A ADI, sob a relatoria do Min. Luiz Fux, havia sido pautada para julgamento no dia 22/05/2020, tendo sido retirada de pauta após o pedido de ingresso no feito da Associação das Indústrias Farmacêuticas de Capital Nacional – Grupo Farmabrasil, na qualidade de amicus curiae, o que foi deferido pelo Relator.

Ainda não existe previsão de nova data para julgamento. A nossa equipe de contencioso em Brasília está acompanhando de perto a movimentação dessa ADI e poderá prestar mais informações.