A Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (“TRF2”) julgou o Incidente Resolutivo de Demandas Repetitivas (“IRDR”) relacionado ao prazo de validade das patentes “mailbox”.

Patentes “mailbox” são patentes farmacêuticas e agroquímicas que foram depositadas dentro de um regime especial no Brasil entre a sua adesão ao Acordo TRIPs (“Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”) em 1994 e a entrada em vigor da nova Lei da Propriedade Industrial (“LPI” – Lei n.º 9.279/96). A razão para esse regime especial foi que, antes do TRIPs, invenções farmacêuticas e agroquímicas não podiam ser patenteadas no Brasil – algo que precisaria ser modificado tendo em vista à adesão ao TRIPs.

O artigo 70.8(b) do TRIPs estabeleceu que a partir de 1º de janeiro de 1995 todos os signatários precisariam aplicar o mesmo critério de patenteabilidade aos pedidos de patente farmacêuticos e agroquímicos que eram aplicados aos demais pedidos. Nesse sentido, se determinou um procedimento no qual o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) iria receber tais pedidos de patente, especialmente para possibilitar que os depositantes assegurassem sua data de prioridade, mas iriam analisar esses pedidos sob a égide da nova LPI, que ainda não havia sido elaborada. No entanto, cabe destacar que, apesar de tal regime diferenciado, as patentes que ficaram conhecidas como “mailbox” não eram patentes extraordinárias (ao contrário do posicionamento do INPI), conforme previsão do próprio TRIPs.

A LPI foi publicada em 14 de maio de 1996 e entrou em vigor em 14 de maio de 1997. Os artigos 229 e 229-B, respectivamente, estabeleceram que (i) patentes farmacêuticas e agroquímicas depositadas entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997 deveriam ser examinadas sob o mesmo critério de patenteabilidade estabelecido pela mesma lei, limitando a data de validade ao caput do parágrafo 40 da LPI e (ii) que esses pedidos de patentes precisariam ser decididos até 31 de dezembro de 2004.

O artigo 40 da LPI determina que a data de validade das patentes será de 20 anos a partir da data do depósito, mas seu parágrafo único determina que o prazo de validade não poderá ser inferior à 10 anos a partir da data de concessão. Basicamente, isso significa que:

  • Patentes concedidas pelo INPI em até 10 anos serão válidas por 20 anos a partir da data do depósito; e
  • Patentes concedidas pelo INPI com mais de 10 anos a contar do depósito serão válidas por 10 a partir da concessão.

O racional por traz dessa regra é bem simples: proteger os titulares de patentes de processos administrativos demasiadamente longos – ainda é uma realidade no Brasil, garantindo uma data mínima de proteção que asseguraria que os titulares de patente teriam pelo menos 10 anos no qual eles poderiam efetivamente impedir terceiros de utilizar a invenção patenteada – direito esse que não pode ser exercido enquanto o pedido ainda não for concedido.

Em relação às patentes “mailbox”, a regra era que o seu prazo de validade seria limitado a 20 anos do depósito, desde que fossem concedidas até 31 de dezembro de 2004, o que certamente garante que o prazo de validade jamais seria inferior a 10 anos da data de concessão.

Logo, se o INPI tivesse respeitado tal data limite, não haveria nenhuma controvérsia em relação ao prazo de validade de patentes “mailbox”. Mas, naturalmente, o INPI não cumpriu com o prazo previsto no artigo 229-B, e concedeu patentes “mailbox” após o prazo estabelecido em lei.

Em um primeiro momento, o INPI interpretou a LPI tendo em vista uma combinação dos artigos 229 e 229-B, e concedeu patentes “mailbox”, que foram examinadas em mais de 10 anos com um prazo de validade de 10 anos a partir da concessão.

Contudo, em 2013, o INPI adotou a nova interpretação de considerar o artigo 229, isoladamente, o que iria limitar o prazo de validade das patentes “mailbox” ao disposto no caput do artigo 40, apesar do fato de o INPI não ter cumprido com o artigo 229-B. Com o objetivo de aplicar esse novo entendimento, o INPI ajuizou diversas ações alegando que o prazo de validade de patentes “mailbox” que foram concedidos considerando o prazo de 10 anos da concessão precisariam ser reduzidos, para que se passasse a considerar 20 anos do depósito.

Naturalmente, titulares de patentes se insurgiram contra tal interpretação, o que levou a uma controvérsia dentro do judiciário, já que Juízes Federais e Desembargadores adotaram interpretações diferentes da lei. Logo, foram proferidas diversas decisões em favor do INPI e diversas decisões em favor dos titulares de patentes. Considerando um grande número de processos sobre a mesma tese e esse número de decisões contraditórias, em 2017 um dos titulares de patente suscitou um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, afim de pacificar o entendimento do TRF2.

O IRDR foi distribuído por sorteio para o Desembargador Federal Ivan Athié, da 1ª Turma Especializada do TRF2, que adotou a mesma interpretação que o INPI. A turma julgou o IRDR em 27 de junho e também estabeleceu que a correta interpretação seria que patentes mailbox apenas seriam válidas a partir de 20 anos da data do depósito. A decisão foi unanime.

O IRDR ainda pode ser levado ao STJ, o que iria suspender os efeitos da decisão da 1ª Turma Especializada – significando que os prazos das patentes mailbox que seriam reduzidos por essa decisão permaneceriam em vigor pendendo uma decisão final no STJ. Logo, ainda há uma chance de reverter tal decisão e de se adotar a interpretação de que patentes “mailbox” podem, sim, ser concedidas a partir de 10 anos da concessão.